Contratto di licenza del marchio: cos’è, come funziona e quando serve

Ti sei mai chiesto come sia possibile permettere ad un’altra impresa di utilizzare il proprio marchio senza rinunciare alla titolarità dello stesso?

Il contratto di licenza di marchio è lo strumento giuridico che consente di farlo nel modo quanto più possibile personalizzato, sicuro e regolamentato.

Sono Erika Bonollo, avvocato che presta consulenza ad imprese e professionisti e, con questo articolo, ti spiegherò cos’è un contratto di licenza di marchio, quando è utile stipularlo, quali clausole non possono mancare e perché sarebbe opportuno (per non dire indispensabile) affidarsi ad un professionista per la sua redazione.

Cos’è il contratto di licenza del marchio

La licenza d’uso di un marchio è un contratto mediante il quale il titolare di un marchio (licenziante), pur conservandone la titolarità, consente ad un terzo (licenziatario), verso corrispettivo, il diritto all’utilizzazione del marchio stesso. In altre parole, il licenziante mantiene la proprietà del marchio ma autorizza il licenziatario ad utilizzarlo alle condizioni stabilite, così da valorizzare un asset immateriale senza cederne la titolarità.

La licenza può assumere forme diverse a seconda delle esigenze delle parti:

• licenza esclusiva o non esclusiva 
• licenza totale o parziale

La licenza esclusiva comporta che solo il licenziatario possa usare il marchio in un determinato ambito; neppure il titolare potrà servirsene. Nel caso di licenza non esclusiva, invece, il marchio può essere concesso in uso a più soggetti ed eventualmente anche il relativo proprietario può riservarsene l’utilizzo. Si parla di licenza totale se estesa a tutti i prodotti o servizi coperti dal marchio, sull’intero territorio nazionale. È invece parziale se limitata a specifiche categorie di prodotti o a un ambito territoriale circoscritto.

Quando è utile stipulare un contratto di licenza di marchio

Il contratto di licenza è utile ogni volta che il titolare vuole valorizzare il proprio marchio, concedendone l’uso a terzi senza però cederne la proprietà. Per fare chiarezza vediamo qualche esempio tipico.

• Contratti infragruppo

All’interno di gruppi societari è frequente che la società capogruppo, titolare del marchio, ne conceda l’uso alle controllate. Questo consente di mantenere coerenza nell’immagine aziendale, rafforzare la percezione del brand e gestire in maniera più efficiente sia gli aspetti organizzativi che quelli fiscali.

• Concessione di vendita

Nel contesto dei contratti di concessione di vendita il concedente autorizza generalmente il concessionario all’uso del proprio marchio affinché questi possa promuovere e commercializzare i prodotti contraddistinti da tale segno distintivo in un determinato territorio. 

• Operazioni di sale and lease back

Nel contesto del sale and lease back, la concessione in licenza del marchio è uno strumento che consente al soggetto cedente, solitamente impresa titolare del marchio, di monetizzare l’asset immateriale senza rinunciare al suo utilizzo operativo. In questa operazione, il marchio viene ceduto a un soggetto terzo, spesso una società del gruppo, una società finanziaria o veicolo appositamente costituito, che ne diviene titolare giuridico, ma contestualmente concede in licenza al cedente il diritto di continuare a utilizzarlo, di norma a titolo oneroso.

Clausole importanti in questo tipo di contratto

Un contratto di licenza di marchio non può essere generico, deve prevedere clausole precise e dettagliate, pensate per tutelare sia il licenziante sia il licenziatario. Vediamo sinteticamente quali sono alcune di queste clausole.

• Oggetto

  È fondamentale indicare con precisione quale marchio viene concesso in licenza e quali usi ne potrà fare il licenziatario. Ad esempio, può essere autorizzato solo per specifici prodotti o servizi e con divieti espressi in caso di utilizzi impropri.

• Ambito territoriale e merceologico

Occorre chiarire in quali territori e per quali categorie di beni o servizi il marchio può essere impiegato. Questo evita sovrapposizioni con altri licenziatari o conflitti con l’attività diretta del titolare.

• Esclusiva o non esclusiva

Come abbiamo visto in precedenza, la clausola disciplina se il licenziatario è l’unico autorizzato a usare il marchio in un determinato ambito o se il titolare è libero di concederlo ad altri o continuare a utilizzarlo lui stesso.

• Tutela giuridica del marchio

È importante regolare le responsabilità in caso di contraffazioni o usi illeciti del marchio. Spesso si prevedono anche standard qualitativi da rispettare e controlli da parte del titolare.

• Durata e rinnovo

Occorre poi regolare la durata della licenza (determinata o a tempo indeterminato), le condizioni di rinnovo e le ipotesi di risoluzione anticipata. In applicazione dei principi generali in materia di contratti, se la licenza ha durata indeterminata sarà revocabile dal licenziante in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso, se la licenza ha durata determinata, è possibile prevedere dei rinnovi taciti in difetto di disdetta. 

• Corrispettivo e royalties

Il compenso può essere fisso (una somma una tantum) oppure variabile in base al fatturato generato dall’uso del marchio, sotto forma di royalties. È una clausola molto importante perché determina il ritorno economico per il titolare.

• Altri diritti e obblighi                                                                            

Il contratto può prevedere ulteriori regole, come obblighi di riservatezza, divieti di concorrenza, obblighi di reportistica periodica e condizioni ulteriori per l’uso del marchio. Queste clausole servono a garantire che il marchio sia utilizzato in modo coerente e rispettoso della sua reputazione.

Consigli per un contratto tutelante per ambo le parti

Redigere un contratto di licenza di marchio richiede ben più che una semplice elencazione di clausole standard. Si tratta di uno strumento che coinvolge i segni distintivi di un’impresa e, conseguentemente, la sua identità commerciale e la sua reputazione. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi al supporto di un legale esperto, capace di pensare ogni clausola sulle specifiche esigenze delle parti, tenendo conto del settore, del mercato di riferimento e degli obiettivi dell’operazione. È bene ricordare che anche il licenziatario ha tutto l’interesse a stipulare un accordo chiaro e dettagliato per avere certezza dei propri diritti, evitare responsabilità inattese e operare in modo conforme alle aspettative del titolare del marchio. Evitare modelli generici e predisporre un accordo su misura, con una chiara definizione di diritti, obblighi, limiti e garanzie, è il primo passo per una gestione efficace e sicura del proprio marchio.

Conclusioni

Abbiamo visto che il contratto di licenza è uno strumento flessibile e utile per valorizzare il proprio marchio senza perderne la titolarità. Che si tratti di un rapporto infragruppo, di una concessione commerciale o di un’operazione finanziaria, è importante predisporre un contratto che disciplini con precisione diritti, obblighi e condizioni di utilizzo.

Questa guida è solo una panoramica introduttiva ma se hai bisogno di approfondire o vuoi valutare la redazione di un contratto di licenza di marchio su misura per la tua realtà, contattarmi per una consulenza personalizzata.