Usi un marchio per contraddistinguere i tuoi prodotti o servizi ma non l’hai mai registrato? Devi sapere che, in alcuni casi, anche il marchio non registrato può godere di importanti tutele. Nel contesto giuridico italiano, infatti, oltre ai marchi formalmente registrati, esistono forme di tutela a favore dei segni distintivi noti come “marchi di fatto” o “marchi di fatto notori”. Questa tipologia di segni, soddisfatte determinate condizioni, possono godere di tutele legali tali da impedirne l’uso da parte di terzi.
Mi chiamo Erika Bonollo, sono un avvocato che presta consulenza ad imprese e professionisti e, attraverso questo articolo, vedremo insieme quali caratteristiche deve possedere un segno distintivo per poter essere considerato un marchio di fatto, quali tutele ne derivano e a quali condizioni.
Il marchio di fatto
Affinché un segno possa essere considerato un marchio di fatto deve possedere le seguenti caratteristiche.
- Carattere distintivo: il segno deve essere idoneo a identificare l’origine di determinati beni o servizi e a distinguerli dagli altri presenti sul mercato. In altre parole, deve permettere al pubblico di riferimento di identificare determinati prodotti o servizi come provenienti da una specifica attività di impresa. Ne discente che non deve essere generico o meramente descrittivo dei prodotti o servizi a cui si riferisce.
- Novità e originalità: il segno non deve essere confondibile con segni distintivi precedentemente registrati da terzi ed essere originale.
- Liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Le tutele del marchio di fatto
Mentre il marchio registrato merita tutela in quanto tale, essendo la stessa registrazione a conferire al suo titolare il diritto ad utilizzarlo in via esclusiva, affinché il marchio di fatto possa godere di tutela occorre che di tale segno sia stato fatto un uso notorio.
Si parla di uso notorio in presenza dei seguenti requisiti.
- Diffusione non meramente locale: l’uso notorio richiede che il segno abbia avuto una diffusione in un ambito significativo del territorio nazionale, non puramente locale o limitato ad una sola città.
- Carattere intensivo: il segno deve essere stato utilizzato in modo intensivo, cioè con una presenza significativa sul mercato.
- Apprezzabile lasso di tempo: il segno deve essere stato utilizzato in modo continuativo.
Accertati rigorosamente tutti i presupposti di cui sopra, con determinazione esplicita anche dell’estensione territoriale entro cui sia stato di fatto utilizzato il segno, anche il marchio di fatto notorio gode di importanti tutele. In particolare:
- L’esistenza di un marchio di fatto notorio impedisce ad altri di registrare, per prodotti identici o affini, un marchio identico o simile;
- nel caso in cui altri abbiamo comunque registrato, per prodotti identici o affini, un marchio identico o simile, il titolare del marchio di fatto notorio ha il diritto di agire in giudizio per far dichiarare la nullità di quello che sia stato registrato successivamente in quanto privo di novità.
Dunque, in un conflitto tra un marchio di fatto notorio e un marchio registrato successivamente, il marchio di fatto notorio prevale in quanto la sua esistenza priva di novità il marchio identico o simile che sia stato registrato successivamente, costituendo quindi una causa di nullità di quest’ultimo.
L’uso meramente locale del marchio di fatto
Diversamente, il segno che sia stato utilizzato solo localmente – o, comunque, con modalità tali da non comportarne notorietà – non invalida il marchio registrato successivamente ma attribuisce al suo titolare il diritto di continuare ad utilizzarlo, nonostante la registrazione successiva del segno da parte di un terzo, nei soli limiti della diffusione locale del preuso.
In altre parole, se il marchio di fatto è utilizzato solo in modo “meramente locale” e non soddisfa le condizioni dell’uso notorio, il titolare del marchio di fatto meramente locale non potrà impedire la registrazione successiva di un marchio con esso interferente ma potrà continuare ad utilizzarlo come aveva fatto fino a quel momento. In questi casi si crea pertanto una coesistenza tra marchio registrato successivamente ed il marchio di fatto che viene utilizzato localmente.
In conclusione
Se desideri approfondire ulteriormente il tema o sottopormi i tuoi dubbi, domande o chiarimenti, oppure se desideri effettuare delle valutazioni in merito alla tutela dei tuoi segni distintivi, contattami per una consulenza!
